Direito Comercial - Código de Propriedade Industrial - Marca notória - Registro - Princípio da especificidade - Exceção - Marca "Caracu"- Lei n 5.772/71, artigo 67 - Lei nº 9.279/96, artigo 125 - Recurso provido- O direito marcário brasileiro vincula-se ao princípio da especificidade, segundo o qual a marca produz efeitos somente em relação a produtos ou serviços da respectiva classe de registro. Entretanto, a própria lei de regência traz exceção à regra, disciplinando que a marca notória, declarada em registro próprio, goza de proteção em todas as classes. A proteção legal tem por escopo resguardar o consumidor adquirente do produto, crédulo da procedência comum dos bens, sobretudo em razão do grande potencial econômico das empresas que detêm a titularidade da marca notória ( STJ - 4ª T., Rec. Esp. nº 50.609- MG; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; j. 06.05.1997; maioria de votos; ementa).

Comercial - Propriedade Industrial - Marca - Caducidade - Procedimento administrativo - Notificação - Cerceamento administrativo - I - Afigura-se incensurável a douta sentença monocrática que, em procedimento administrativo de reconhecimento de caducidade de registro de marca, concedeu, em parte, a segurança e ordenou a notificação da Impetrante via postal, buscando resguardar o princípio da ampla defesa insculpido no artigo 153, parágrafo 16, da Constituição Federal. II - Apelações desprovidas. (TFR - 5o. T.; Ap. em MS no. 109.958-RJ; rel. Min. Geraldo Sobral; j. 09.02.87; v.u.; DJU. 26.03.87, p. 5.048, ementa). AASP no. 1480

Propriedade Industrial - Registro de marca - No sistema jurídico brasileiro, o despacho concessivo do registro é constitutivo. Assim, na correspondente ação de nulidade, o INPI e o titular da marca forma um litisconsórcio passivo necessário unitário, o primeiro porque conferiu eficácia real ao direito, o segundo por ser o beneficiário da decisão administrativa. Suspensão do processo, com a conseqüente anulação da sentença, com fulcro no art. 265, IV, "a", do CPC. Apelação provida em parte. (TFR - 5o. T.; Ap. Civ. no. 95.477-RJ; rel. Min. Torreão Braz; j. 25.05.88; v.u.; DJU.\, 23.06.88, p. 15.952, ementa). AASP no.1553

Comercial - Propriedade industrial - Registro de marca - Anulação - Código da Propriedade Industrial, art. 65, item 15 - Lei no. 5.988/73, arts. 10 e 29 - I - Não é registrável como marca o nome de obra literária, artística, científica, de peça teatral, cinematográfica, de competições ou jogos esportivos oficiais, ou equivalentes, que possam ser divulgados por qualquer meio de comunicação, bem como o desenho artístico, impresso por qualquer forma, salvo para distinguir mercadoria, produto ou serviço, com o consentimento expressão do respectivo autor ou titular (Código da Propriedade Industrial, art. 65, item 15). II - A proteção à obra intelectual abrange, também, o seu título, cabendo ao autor ou ao proprietário dos direitos autorais utilizar, fruir e dispor de obra literária, artística ou científica, bem como autorizar a sua utilização por terceiros, no todo ou em parte (Lei no. 5.988/73, arts. 10 e 29). III - Na espécie sob julgamento, deve ser anulado o ato administrativo que concedeu o registro da marca, na classe de artigos de perfumaria e cosméticos. IV - Apelação provida. Segurança concedida. (TRF - 5o. T.; Ap. em MS no. 112.053-RJ; rel. Min. Geraldo Sobral; j. 03/12/86; v.u.; DJU, 26/02/87, p. 2.873, ementa). AASP no. 1476

Propriedade Industrial - Marcas - Produtos distintos - O art. 59 do Código de Propriedade Industrial assegura ao titular de marca registrada o direito ao seu uso, e a existência de produtos distintos (um, produto alimentício; outro, utilidade doméstica) com a mesma marca, não impede o seu emprego. Recurso conhecido e provido. (STJ - 3o. T.; Rec. Esp. no. 2.690-SP; rel. min. Cláudio Santos; j. 13/08/90; v.u.; DJU, 10/09/90, p. 9.125, Seção I, ementa). AASP no. 1679

Propriedade Industrial - Direito de marca - Atividade - O direito de exclusividade de uso de marca, decorrente do seu registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, é limitado à classe de atividade para a qual é deferido, não sendo possível a sua irradiação a outras classes de atividades, presente o princípio da especificidade. (STJ - 3o. T.; Rec. Esp. no. 9.380-SP; rel. Min. Dias Trindade; j. 13/05/91; v.u.; DJU, 10/06/91, p. 7.848, Seção I, ementa). AASP no. 1704

Propriedade Industrial - Marca - Nome Comercial - A precedência do registro de marca no INPI, e do nome da Junta Comercial, além da notoriedade, garantem a proprietária contra o uso de nome e marca cuja semelhança possa induzir ao erro o consumidor. Recurso não conhecido. (STJ - 4o. T. rec. Esp. no. 30.751-3-SP; Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar; j. 07/06/94; v.u.; DJU, 01/08/94, p. 18.653, Seção I, ementa.) AASP no. 1863

Propriedade Industrial - Concorrência desleal - Perdas e danos. Prática do ato admitida. Insuficiência, por si só, como prova do prejuízo. Indeferimento do pedido. Sentença (TJ - 5ª Câm. Civil; Ap. Cível nº 230.208-1-SP; Rel. Des. Silveira Netto; j. 17.08.1995; v.u; ementa) AASP nº 1949 p. 35.

Propriedade Industrial - Registro da expressão de propaganda é impossível comer um só possibilidade . Inaplicação do art. 76, item 2 do CPI. I- A expressão é impossível comer um só personaliza, no caso, o produto, conferindo-lhe imagem própria e característica, por meio da representação psicológica que pretende exprimir. Apelação desprovida. Por unanimidade, negaram provimento a apelação. (Min. Antonio de Padua Ribeiro, A. C. , 12/05/88, RTRF, RJ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SP - EMENTA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Nome comercial - Ação cominatória. Admissibilidade - Desnecessidade de coincidência entre os ramos de atividade comercial- Irrelevância do elemento concorrência para proteção do nome comercial - Embargos recebidos nome comercial representa também um direito exclusivo, como as marcas, título do estabelecimento ou insígnias, cuja proteção não deve ficar restrita ao ramo de atividade, pois envolve a própria identificação do comerciante ou industrial, em suas relações negociais e de crédito, nunca se limitando ao aspecto concorrencial. (Relator: J. Roberto Bedran - Embargos Infringentes n. 119.241-1 - São Paulo - 22/03/94) BOLETIM INFORMATIVO ASPI - 23ª ED. SET/98 - PG.8

EMENTA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Contrafação - Ocorrência - Indenização - Restitutio in integrum, independentemente da existência de gravame efetivo - Presunção de que o titular da patente teria fabricado e vendido todos os produtos postos no comércio pelo infrator - Recurso não provido. A restitutio in integrum deve alcançar, independentemente da existência de gravame efetivo, toda vantagem econômica lograda pelo contrafator, em decorrência do ilícito, porque se deve presumir que o titular da patente, em virtude do seu privilégio, teria fabricado e vendido todos os produtos postos no comércio pelo infrator, e que cada unidade vendida por este corresponde a uma unidade que o titular do privilégio deixou de vender. Apelação Cível n.213.795-1 - São Paulo - Relator: César Peluso - CCIVF 2 - v.u. 21.03.95) BOLETIM INFORMATIVO ASPI - 23ª ED. SET/98 - PG.9

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

STF000068373 DOCUMENTO= 84 de 185.
Origem: Tribunal: STF Acórdão Decisão: 05.04.1963
Proc.: RE Num.:0046886 Ano:63 UF: Trurma:02
RE - Recurso Extraordinário.
Fonte: ADJ Data.20.06.63 Pg.: 423 DJ. Data.24.05.63 Pg.01451
Ement.:Vol.00537-02 Pg.:00664 RTJ Vol.00027-01 Pg.00543

Ementa: A marca "BORGONHA" destina-se a fraudar a lei, que não permite se designe por "BORGONHA"- vinho produzido em nosso país. Relator: Min.: 097 - Ministro Hahnekann Guimarães. Observação: Documento incluído sem revisão do STF.
Ano: Aud.: 22.05.63
Indexação: Propriedade Industrial marca registrada, Vinho "Borgonha"

Direito Comercial - Propriedade Industrial
STF 000095334 DOCUMENTO= 129 DE 185.
Origem: Tribunal: STF Acórdão Decisão:23.06.1981.
Proc. RE Num:0094417 Ano:81 UF:RJ Turma:02
RE -Recurso Extraordinário.
Fonte: DJ Data07.08.81 Pg.07436 Ement. Vol.01220-02 Pg.00493
RTJ Vol.00099-01 Pg.00475.

Ementa: Administrativo Propriedade Industrial. Concessão de privilégio. patente de invenção. O prazo do art. 24 do vigente Código da Propriedade Industrial, Lei nº 5772-71, para os depósitos anteriormente feitos, conta-se a partir da vigência do novo diploma. Entendimento da súmula nº10 do Tribunal Federal de Recursos, que se mantém.
Relator:Min. 131 - Ministro Décio Miranda.
Observação: Votação: Unanime Resultado: não conhecido.
Ano: 81 Aud:07.08.81.

STF 000106839 DOCUMENTO = 174 DE 185.
Origem: Tribunal: STF Acórdão Decisão: 07.04.1989.
Proc: RHC num:0067300 Ano:89 UF: SP Turma:02
RHC - Recurso de Habeas Corpus.
Fonte: DJ Data.28.04.89 Pg.06297 Ement. Vol.01539-02
Pg.00313.

Ementa: "HABEAS CORPUS". Crime contra a Propriedade Industrial, o prazo para oferecer queixa e o do artigo 529, trinta dias, e não o comum, previsto no artigo 38, ambos do Código de Processo Penal. E corre da intimação ao ofendido do despacho homologatório do Laudo Pericial, nos termos do artigo 798, parágrafo 5. do mesmo código Recurso improvido. Relator: Min:151 - Ministro Carlos Madeira
Observação: Votação: unanime. Resultado: Improvido.
Veja RHC 60659, RTJ 107/599.
REC SPP. Ano:89 Aud:28.04.89.
Decisão 12.6.90 – STJ - turma 03 - Dj 6.8.90

Propriedade Industrial. Ação cominatória perante juiz estadual, e ação de nulidade perante juiz Federal. Suspensão do processo. I- Enquanto em vigor o registro da marca, o proprietário tem o seu uso exclusivo, cabendo-lhe o remédio legal, e imediato, para defender o seu direito. II- Uma causa não depende do julgamento da outra, não é prejudicial. III- Inexistência de afronta ao art. 265, IV, a, do CPC. Dissídio não configurado. IV- Recurso Especial não conhecido.
Min. Nilson Naves.
Decisão 20.11.90 - STJ - turma 03 - DJ 17.12.90

Marca Registrada. Uso indevido em nome comercial por terceiro. Atividade no mesmo campo. Titular de marca registrada pode impedir o seu uso em nome comercial por empresa com atividade relacionada com a informática, ainda que esta seja empresa comercial e aquelas de prestações de serviços. Por unanimidade, conhecer do recurso especial e lhe dar provimento. Min. Claudio Santos.
Decisão 13.5. 91 - STJ - turma 03 - DJ 10.6.91
Propriedade industrial. Direito de Marca. Atividade. O Direito de exclusividade de uso de marca, decorrente do seu registro no instituto nacional de propriedade industrial, é limitado à classe de atividade para a qual é deferido, não sendo possível a sua irradiação a outras classes de atividades, presente o princípio da especificidade. Por unanimidade, conhecer do Rec. Especial e lhe dar provimento. MIN. Dias Trindade.

Decisão 12.8.91 - STJ - turma 04 - DJ 9.9.91
Marca registrada de serviços de radiodifusão. Exclusividade garantida em todo o território nacional, art. 59 do CPI. Marca "Radio-Cidade." Registrada pela autora a marca "Radio-Cidade", como nominativa de seus serviços prestados através várias emissoras radiofônicas, tal marca, caracterizada pela união das duas expressões, não pode ser utilizada integrando o nome comercial de outras radiodifusoras , em todo o território do país. O uso isolado da palavra "cidade" não está todavia defeso na composição de nome comercial de emissora de televisão. Recurso Especial conhecido, e em parte provido.
Min. Athos Carneiro.

Decisão 31.3.92 - STJ - turma 04 - DJ 20.4.92
Direito Comercial. Marca e nome comercial. Colidência .Registro. Classe de atividade. Princípio da especificidade (art. 59 da lei 5.772/71). Interpretação lógico-sistemática. Recurso conhecido e provido. I - Não há confundir-se marca e nome comercial. A primeira, cujo registro e feito junto ao INPI, destina-se a identificar produtos, mercadorias e serviços o nome comercial, por seu turno, identifica a própria empresa, sendo bastante para legitimá-lo e protegê-lo, em âmbito nacional e internacional, o arquivamento dos atos constitutivos no registro do comércio. II- Sobre eventual conflito entre uma e outro, tem incidência, por raciocínio integrativo, o princípio da especificidade, corolário de nosso direito marcário, fundamental, assim, a determinação dos ramos de atividade das empresas litigantes se distintos, de modo a não importar confusão, nada obsta possam conviver concomitantemente no universo mercantil. Por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento veja.
Min. Sálvio de Figueiredo.

Decisão 29.6.92 - STJ - turma 03 - DJ 24.8.92
Propriedade industrial. Marca - Não se pode impedir o uso da marca, e a exclusividade, a quem é titular de registro no órgão próprio. Violação do disposto no art. 59 do CPI. Nome Comercial - O registro na junta comercial produz eficácia em todo o território nacional. O ulterior registro por terceiro, como marca, de expressão de fantasia que nele figura não impede que continue a ser utilizado. Por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Min. Eduardo Ribeiro.

Decisão 20.4.93 - STJ - turma 03 - DJ 10.5.93
Comercial e civil - Registro de marca no INPI - Prescrição (Inexistência). I- A jurisprudência do STJ acolheu a tese de que , com o advento de norma própria, nos afastamos do sistema de utilização prolongada, como meio aquisitivo da propriedade da marca. Assim, vigente lei especial, o registro no INPI atribui validade "erga omnes" da propriedade. II- A prescrição da marca industrial, sendo como é, integrante do fundo de comércio, tem natureza patrimonial e há de ser invocada. Tal argüição tem lugar desde a fase da sentença, a fim de que não ocorra supressão da instância. III- Recurso não conhecido. Min. Waldemar Zveiter.

Decisão 28.2.94 - STJ - turma 03 - DJ 28.3.94
Propriedade industrial - Marca - Titularidade - Transferência. A falta de registro da transferência não impede que o cessionário defenda seu direito ao uso exclusivo. Interpretação dos arts. 87 e 88 par. 1 do CPI. Caducidade - Requerimento. A circunstância de haver sido requerida a declaração de caducidade não constitui, por si, causa obstativa da transferencia de titularidade de marca. Convenção de Paris. A proteção conferida a marca, pode ser notoriamente conhecida "como já sendo a marca de um cidadão de outro pais contratante" (art. 6 bis), constitui garantia distinta da outorgada pelo art. 2 da mesma convenção no Brasil, independe de registro. Por unanimidade conhecer do recurso e dar provimento. Min. Eduardo Ribeiro.

Decisão 24.10.94 - STJ - turma 04 - DJ 13.6.94
Direito comercial. Propriedade Industrial. Nulidade do registro da marca nominativa "Paul Shark". Colidência com o nome comercial ("Shark Boutique Ltda.") e com a marca mista (expressão "shark" associada ao desenho estilizado de um tubarão) anteriormente registrados. Princípio da especificidade. Ausência de possibilidade de erro, dúvida ou confusão (art.67, 17 da lei 5.772/71). Orientações da corte, Recurso não acolhido. I- Somente não se mostra registrável como marca um nome comercial se a empresa titular deste o puder utilizar para os mesmos fins identificatórios pretendidos pela empresa solicitante do registro da marca. II- Aplicável, para aferir-se eventual colidência entre denominação e marca, o princípio da especificidade. (Resp.9142-SP). III- Possível é a coexistência de duas marcas no universo mercantil, mesmo que a mais recente contenha reprodução parcial da mais antiga e que ambas se destinem a utilização em um mesmo ramo de atividade (no caso, classe 25.10 do ato normativo 0051/81/INPI) - Industria e comércio de "roupas e acessórios do vestuário de uso comum", se inexistente a possibilidade de erro, dúvida ou confusão a que alude o art. 67 nº 17, da lei 5.772/71. Por unanimidade, não conhecer de ambos os recursos. Min. Salvio de Figueiredo.

Decisão 17.8.94 - STJ - turma 04 - DJ 19.9.94
Embargos declaratórios. Direito comercial. Alegado conflito entre denominação social e marca. Princípio da especificidade. Aplicação. Abrangência. Ausência de contradição ou omissão. Embargos rejeitados. I- O princípio da especificidade, em sentido "lato", tanto se aplica a situações em que expressões ou sinais semelhantes, embora se destinem a idêntico fim (ex. rotular produtos ou artigos), são utilizadas por empresas que não disputam o mesmo mercado, como a situação em que tais expressões ou sinais, conquanto utilizadas por empresas que atuam num mesmo ramo de atividade empresarial (ex. fabricação e comercialização de roupas e acessórios do vestuário). II- Rejeição dos embargos por inocorrentes as apontadas omissão e contradição. Por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração. Min. Sálvio de Figueiredo.